{"id":6495,"date":"2013-12-03T14:57:00","date_gmt":"2013-12-03T14:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/rodrigomoraes.com.br.ineo1.com.br\/wp\/2013\/12\/03\/propriedade-industrial-uma-questao-de-marca\/"},"modified":"2025-04-13T20:32:25","modified_gmt":"2025-04-13T20:32:25","slug":"propriedade-industrial-uma-questao-de-marca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rodrigomoraes.com.br.ineo1.com.br\/wp\/propriedade-industrial-uma-questao-de-marca\/","title":{"rendered":"Propriedade industrial: uma quest\u00e3o de marca"},"content":{"rendered":"

A proteção da propriedade de marcas e patentes é um estímulo ao investimento em inovações e uma condição indispensável ao desenvolvimento econômico.No Brasil, marcas e patentes são protegidas pela <\/span>Lei 9.279\/96<\/a><\/strong>, conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI), e também por tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris e o TRIPs. Para executar as normas que regulam a propriedade intelectual no país, existe o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (<\/span>INPI<\/a><\/strong>), autarquia responsável pelo registro e concessão de marcas e patentes. <\/span><\/p>\n

Mesmo com uma legislação forte e uma entidade criada especificamente para o setor, uma variedade de situações de mercado e interesses em conflito faz com que muitas demandas sobre esse tema cheguem ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). <\/span><\/span><\/p>\n

Questionamentos sobre anterioridade e validade de registros, semelhança de nomes, uso de elementos comuns, identidade de embalagens, funcionamento do INPI e marcas de alto renome estão entre os assuntos recentemente discutidos no Tribunal. <\/span><\/span><\/p>\n

Nomes<\/span><\/strong> <\/span><\/p>\n

Há casos em que uma empresa, com marca devidamente registrada no INPI, encontra outra empresa que utiliza a mesma marca. Na maioria das vezes, a marca encontra-se registrada em juntas comerciais estaduais. <\/span><\/span><\/p>\n

A jurisprudência do STJ <\/span>entende<\/span><\/a><\/strong> que o conflito entre marcas e nomes empresariais não pode ser resolvido apenas levando-se em consideração a anterioridade do registro. É preciso analisar o princípio da territorialidade e o princípio da especificidade, referente ao tipo de produto ou serviço oferecido (REsp 1.204.488). <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

A matéria foi recentemente tratada pela Terceira Turma no Recurso Especial (REsp) 1.191.612, relatado pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino. No caso, a empresa Sociedade Civil Instituto Vera Cruz, proprietária do colégio Vera Cruz, tinha registro na Junta Comercial do Pará desde 1957. Ela foi acusada de utilizar indevidamente a marca, que teria sido registrada em 1979 no INPI, pela Associação Universitária Interamericana. <\/span><\/span><\/p>\n

Os ministros entenderam que, pela disposição territorial das duas empresas, não havia no caso nenhum risco de confusão entre os produtos e serviços das duas partes, o que afastava a possibilidade de perda de clientela. Ou seja, a convivência entre o nome empresarial e a marca é possível, porém, aquela registrada na Junta Comercial do Pará só pode ser utilizada na região. <\/span><\/span><\/p>\n

Expressões comuns<\/span><\/strong> <\/span><\/p>\n

A LPI determina que expressões comuns não poderão ser exclusivas. Algumas vezes, empresas registram marcas pouco criativas, de pouca força, e depois questionam o registro de marcas semelhantes. <\/span><\/span><\/p>\n

Foi o caso do registro da marca Classificadas Amarelas, questionado judicialmente pela empresa detentoras das marcas Páginas Amarelas e Listas Amarelas, julgado pela Quarta Turma no REsp 1.107.558. <\/span><\/span><\/p>\n

Para os ministros, a marca é composta de um elemento comum inapropriável – o “amarelas” –, que além disso expressa uma característica essencial ao objeto comercializado. A exclusividade de seu uso seria contrária à livre iniciativa. <\/span><\/span><\/p>\n

“A vantagem de incorporar à marca característica descritiva do objeto comercializado atrai, em contrapartida, o ônus de criar um sinal distintivo fraco, sem originalidade marcante ou criatividade exuberante”, afirmou o ministro Marco Buzzi, relator do recurso. <\/span><\/span><\/p>\n

Marca sinônimo<\/span><\/strong> <\/span><\/strong><\/span>
<\/span><\/strong>
Uma empresa pode registrar um nome comum como marca e, com o tempo, esse nome tornar-se sinônimo do produto vendido. Com o caráter distintivo reduzido pela forte relação com o produto, a marca passa a ser de uso comum, podendo ser utilizada por terceiros de boa-fé. <\/span><\/span><\/p>\n

Foi o caso do termo “paleteiras”, hoje utilizado para determinar aqueles carrinhos de supermercado usados para levantar caixas. A questão chegou ao STJ depois que uma empresa registrou o domínio de internet www.paleteiras.com e a detentora da marca Paleteira buscou na Justiça a proibição do seu uso. <\/span><\/span><\/p>\n

Segundo a decisão dos ministros no REsp 1.315.621, o monopólio de um nome em benefício de um comerciante geraria exclusividade, favorecendo o comércio de forma única e impedindo que a divulgação de produtos semelhantes fosse feita por seu nome comum. Os similares teriam de buscar nomes aleatórios desconhecidos, o que dificultaria sua identificação pelos consumidores. <\/span><\/span><\/p>\n

Alto renome<\/span><\/strong><\/p>\n

A LPI prevê proteção especial às marcas consideradas de alto renome, porém não estabelece os requisitos necessários para sua caracterização. O INPI regulamenta , em sua <\/span>Resolução 121\/05<\/span><\/a><\/strong>, como o alto renome no Brasil pode ser determinado. <\/span><\/span><\/p>\n

Em fevereiro, a empresa produtora e distribuidora da vodca Absolut entrou com o <\/span>REsp 1.162.281<\/span><\/a><\/strong>. A declaração de alto renome foi conseguida pela empresa em sentença judicial, que ainda conferiu à marca proteção especial em todas as classes e condenou o INPI a proceder às alterações administrativas cabíveis. A sentença foi anulada pela segunda instância. <\/span><\/span><\/p>\n

Ao analisar a questão, a ministra Nancy Andrighi entendeu que a resolução é incompleta e omissa na regulamentação do artigo 125 da LPI, o que justifica a intervenção da Justiça. Porém essa omissão não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, que não pode decidir o mérito administrativo, apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. <\/span><\/span><\/p>\n

Marca notória<\/span><\/strong><\/p>\n

Uma vez afastado o alto renome, uma empresa não pode exigir que sua marca não seja utilizada em produtos de segmentos completamente diversos daquele no qual está registrada. <\/span><\/span><\/p>\n

Um dos casos de grande repercussão analisados<\/span><\/a><\/strong> pelo STJ foi o REsp 1.232.658, em que as empresas Yahoo! Inc. e Yahoo! do Brasil buscavam impedir que a empresa Arcor do Brasil comercializasse goma de mascar com marca idêntica. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Segundo os autos, embora a marca possua uma notoriedade em seu ambiente, o digital, e goze de proteção legal independentemente de registro, ela não é uma marca de alto renome, que possibilite alcançar outros ramos de atividade. <\/span><\/span><\/p>\n

Sistema declarativo<\/span><\/strong> <\/span><\/strong><\/span>
<\/span><\/strong>
E quando uma empresa solicita o registro de uma marca no INPI, mas antes de sua análise vê um concorrente lançar no mercado um produto do mesmo tipo com marca e embalagem semelhantes? <\/span><\/span><\/p>\n

A <\/span>jurisprudência<\/span><\/a><\/strong> do STJ entende que o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, aquele que prioriza o primeiro a utilizar a marca, deve ser considerado (REsp 964.780). <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Recentemente, um fabricante de doces entrou com o REsp 1.292.958 no STJ, para discutir exatamente essa questão. Nos autos, a empresa alegava que outra estava comercializando balinhas com embalagens e nomes semelhantes às produzidas por ela. <\/span><\/span><\/p>\n

Para a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, a ausência de registro de marca não impede a sua proteção, principalmente se há depósito de requerimento na instituição responsável. Sem esse cuidado, a marca pode terminar deteriorada. <\/span><\/span><\/p>\n

Atos administrativos<\/span><\/strong><\/p>\n

O registro de marcas no INPI tem procedimentos determinados pela própria autarquia. Quando um pedido é analisado pelo presidente da instituição, estão superadas todas as instâncias administrativas. Se uma marca tem o registro negado após todo o trâmite normal, não há motivos para a intromissão do Judiciário no caso. <\/span><\/span><\/p>\n

Em 2008 <\/span>chegou<\/span><\/a><\/strong> ao STJ o REsp 1.080.074, do próprio INPI. No caso, uma marca não foi registrada pela existência de outra que poderia vir a causar confusão, mas após todo o processo na autarquia, a marca impediente foi declarada caduca. Como a caducidade só pode ser considerada a partir de sua declaração, não há irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

A questão da <\/span>caducidade<\/span><\/a><\/strong> também foi tratada pelo STJ em um processo de grande repercussão, quando o Tribunal julgou os embargos de divergência no REsp 964.780. Estava em discussão o uso do nome “Show do Milhão” por um programa televisivo do SBT. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Como depende de uma declaração de determinada circunstância fática, como a inexistência de uso ou interrupção de uso, a caducidade deve ter efeitos prospectivos, isto é, só passa a ter validade após sua determinação. <\/span><\/span><\/p>\n

Competências conflitantes<\/span><\/strong> <\/span><\/strong><\/span>
<\/span><\/strong>
Outro problema comum no direito marcário é o registro de marcas parecidas com outras já existentes, o que pode confundir o consumidor e resultar na desvalorização da marca primeiramente registrada. Tal fato faz com que o lesado possa pedir na Justiça tanto a anulação do registro no INPI quanto uma indenização por danos morais. <\/span><\/span><\/p>\n

Porém, apesar de posições individuais contrárias entre os ministros da Segunda Seção, a jurisprudência do STJ tem entendido que a competência para analisar os pedidos não é a mesma. Conforme determinação legal, as anulações de marcas só podem ser julgadas pela Justiça Federal. <\/span><\/span><\/p>\n

A questão foi tratada pela Quarta Turma no <\/span>julgamento<\/span><\/a><\/strong> do REsp 1.188.105, de relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, que determinou que a análise dos dois pedidos cumulados seria impossível a um mesmo juiz. Afastada a análise dos danos morais, a questão marcária do caso foi julgada. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Uma empresa de salgadinhos registrou no INPI a marca Cheese.ki.tos. Com nome e embalagem semelhantes aos do salgadinho Cheetos, distribuído pela Frito-Lay, o produto visava exatamente o mesmo mercado consumidor. Com a decisão, o uso da marca ficou proibido. <\/span><\/span><\/p>\n

Controvérsia<\/span><\/strong> <\/span><\/strong><\/span>
<\/span><\/strong>
Uma questão controversa no STJ é a do reconhecimento incidental da possível invalidade dos registros, sem ação direta, pela Justiça estadual. Ao analisar pedido de antecipação de tutela, o juiz ou tribunal federal poderia negar proteção a uma marca não invalidada pela Justiça Federal, diante de notória semelhança, com fundamento apenas na aparente invalidade do registro? <\/span><\/span><\/p>\n

Segundo decisão da Quarta Turma no agravo 526.187, a nulidade do registro só poderia ser declarada em ação própria proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos do registro, pode ocorrer na Justiça estadual. <\/span><\/span><\/p>\n

Para a <\/span>Terceira Turma<\/span><\/a><\/strong>, ainda que a lei preveja a possibilidade de alegação da nulidade do registro como matéria de defesa, a nulidade deve ser discutida em ação na Justiça Federal. “Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma”, afirmou a ministra Nancy Andrighi em seu voto no REsp 1.132.449.<\/span><\/span><\/p>\n

Fonte:\u00a0http:\/\/www.stj.jus.br\/portal_stj\/publicacao\/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=112470<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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